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敲黑板：中国企业申请注册美国商标需要了解的新动作

01 三月 2019

美国专利商标局（"USPTO"）近期发布通知，其考虑拟定新规，要求所有美国商标的外国申请人、注册人以及在商标评审和上诉程序中的外国当事人指定一名美国持证律师担任其代理人。该拟议新规旨在保护美国商标注册登记制度，并解决瑕疵性以及欺诈性商标申请日益增加的问题。这些不当申请多来自Pro Se商标申请，即商标申请人自行提交的、未指定律师为代理人的申请。USPTO指出：上述不当申请似乎大多源自中国申请人，这些申请或者受中国地方财政补贴的驱使。

上述拟议新规一旦通过，将于2019年秋季生效。USPTO当前正在就上述拟议新规征求意见，计划于2019年3月18日前完成意见征询工作。

对于不合规申请，是在申请提交之后立即予以中止，等待申请人指定美国律师，抑或是等到首次审查意见书出具之后再执行上述规定，USPTO仍在考量之中。

若拟议新规获得通过，中国申请人应做好准备，聘请具备资质的美国律师，以避免发生申请延迟。霍金路伟在代理外国客户处理USPTO商标事务方面具备多年丰富经验。霍金路伟在中国的知识产权团队拥有数名美国执业律师。如您欲获取更多信息，敬请联系右栏的联系人。

上述拟议新规还包含其他哪些变化？

除要求外国申请人聘请美国律师处理USPTO相关事务外，上述拟议新规还对当前法律实践作出了另外几处变更，包括：

拟议新规并不是只针对中国申请人，还适用于主营业务地址不位于美国境内的所有外国公司；

拟议新规要求代理外国申请人的美国律师必须在美国五十个州中的至少一个州、哥伦比亚特区、联邦或美国领土内具有生效的执业资格；

马德里商标申请也须遵守有关必须由美国律师代理的规定，除非相关申请满足所有法律手续（含商品描述），首次审查后即适宜公布（2017财年中此类情况发生率仅为2.9%）；

拟议新规将取消现有的对加拿大商标律师及代理人的相互承认，但目前已确认有资格在USPTO执业的律师例外。

我们给中国申请人的建议

上述拟议新规虽然是因为过多的不当商标申请而引发，但其一旦实施，将会对中国申请人提交的正当申请产生影响。对于正在或者打算在美国进行商标布局的中国企业，应当未雨绸缪，开始审视已经提交或者打算提交的申请，评估是否需要接洽美国知识产权律师，并考虑相应的预算。

根据2013年斯坦福法学院对25年间USPTO商标申请和注册数量的调研(来源http://www.mchaleslavin.com/assets/prosetrademarkapplications.pdf)，自行商标申请的成功率为40%左右，这大大低于那些通过律师提交的商标申请成功率（至少为60%）。基于这个原因，即使不考虑拟议新规，我们也建议中国申请人在申请美国商标前咨询专业的美国律师，以提高注册成功率。

由作者撰写 Katie Feng, Eugene Low, Julia Matheson, Helen Xia, Grace Guo 和 Yu-An Chang